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巧用PPH加快美國專利審查

10 1 月, 2020

專利審查高速路(PPH)是指,當申請人在首次申請受理局提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權利要求被認為可授權時,可以此為基礎向後續申請的受理局提出加快審查請求。專利審查高速路具有加快審批、節省費用和授權率高三大特點。

實踐中,大量中國申請人通過《專利合作條約》(PCT)途徑提交美國專利申請,通常具有中國在先申請的優先權。近年來,中國的專利審查速度不斷提高,很多情況下,在PCT國際專利申請進入美國國家階段開始審查前,中國在先的優先權申請已經獲得授權。中國申請人如果能夠利用好PPH這一途徑,將在一定程度上加快美國專利申請的審批速度,提高授權率,節省經濟成本。

一.PPH請求條件
在美國專利商標局提出PPH請求的條件之一,是在先申請與美國專利申請具有相同的最早申請日或優先權日。目前,中國申請人提交美國專利申請最常用的是通過《專利合作條約》(PCT)途徑,其PCT國際專利申請通常具有中國在先申請的優先權。在這種情況下,如果在後的美國專利申請開始審查前,在先的中國優先權申請已經獲得中國國家智慧財產權局的授權,則可以據此在美國專利商標局提出PPH請求。此外,直接通過《保護工業產權巴黎公約》途徑進入美國的專利申請,如果其優先權在中國已經獲得授權,當然也可以在美國專利商標局提出PPH請求。
向美國專利商標局提出PPH請求的另外一項實質性要求是,美國專利申請的權利要求與在先申請獲得授權的權利要求應充分對應(sufficiently correspond)。“充分對應”一般是指美國專利申請的權利要求與獲得授權的在先申請的權利要求有著同樣或相似的範圍,或者更小的範圍。在實際操作中,最簡單直接的方式莫過於將美國專利申請的權利要求修改為與中國授權的在先申請的權利要求相一致。然而,需要注意的是,中國授權的權利要求中可能存在多項從屬權利要求和用途權利要求,由於美國專利申請對於多項從屬權利要求將會徵收附加費,所以在美國專利申請中一般會避免多項從屬權利要求。另外,在美國,治療方法屬於專利保護的客體,企業可以考慮將在中國獲得授權的“瑞士型用途權利要求”修改為治療方法權利要求,作為PPH請求的基礎。 在美國專利商標局提出PPH請求的另外一項要求是,申請人必須通過電子申請的方式提交,即通過美國的EFS-Web系統提交,這項工作可交由美國專利律師進行操作。

二.PPH請求時機 在美國專利商標局提出PPH請求的時機是,該美國專利申請尚未開始進行實質審查。由於美國專利商標局在審查過程中不會像中國國家智慧財產權局那樣發出進入實質審查階段通知書,所以中國申請人應儘早提出PPH請求。根據美國專利商標局關於PPH的常見問題解答,美國專利審查過程中常見的關於單一性的限制/選擇要求(Restriction Requirement)不被認為是實質審查通知書。換言之,即使美國專利申請已經收到了單一性的限制/選擇要求,中國申請人仍然可以提出PPH請求。 另外,與在中國國家智慧財產權局提出PPH請求的要求不同,申請人在美國提出PPH請求的前提條件不要求“專利申請已經公開”。所以,一旦在先申請獲得授權,中國申請人即可考慮迅速提交美國PPH請求。

三.PPH實際操作
實際操作過程中,申請人在美國專利商標局提出PPH請求時需要準備以下檔。
1.PPH請求表 該請求表通常可由美國專利律師準備。申請人除了應當填寫該表格中在先申請的申請號、在先申請與美國申請的共同最早優先權日/申請日等重要資訊外,還要詳細說明美國專利申請的權利要求與獲得授權的在先申請的權利要求的對應關係。
2.在先申請歷次審查意見通知書及譯文和在先申請引用的參考文獻 申請人在美國專利商標局提出PPH請求時,需要提交在先申請的歷次審查意見通知書。如果是基於中國已授權的在先申請提出PPH請求,申請人還要提交歷次通知書的譯文。根據美國專利商標局關於PPH的常見問題解答,譯文可以採用機器翻譯,這樣能夠為申請人節省一大筆翻譯費用。當然,如果美國審查員認為機器翻譯品質不高,會要求申請人提供人工翻譯。關於在先申請引用的參考文獻,其要求類似於美國IDS(資訊公開聲明檔),對於非英文文獻,一般無需提供全文翻譯,但要求提供與權利要求相關的內容的解釋。

以上是在美國專利商標局提出PPH請求的條件、時機和需要準備的檔。筆者認為,利用好專利審查高速路,能夠減少通知書次數,大大提高專利審查效率,縮短授權的時間,從而為申請人節省數量不菲的國外律師代理費。同時,中國申請人和代理人掌握了美國PPH請求的條件和所需檔的要求,有利於其獨立進行PPH請求相關操作,進一步為申請人節省在國外提交專利申請的成本。

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各類專利權的期限計算

10 1 月, 2020

知識產權保護與利用是企業必做的工作。最常見的專利權、商標和版權三類知識產權中最能帶來經濟利益的就是專利權。專利權中又可以詳細分為發明專利權、實用新型專利權和外觀設計專利權。但是每種專利權的保護期限都是不壹致的,計算方法也有所不同。本文對有關規定進行介紹。

1、中國專利法第42條規定:發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。
2、專利法所稱申請日,有優先權的,指優先權日。
3、申請專利保護期限要註意,使用他人專利期限壹定要向專利局檢索後再選擇使用。
4、保持專利權的有效期是以專利權人按規定繳納年費為前提,當在下列情況下,專利權提前終止:
1)專利權人沒有按照規定繳納年費的。
2)專利權人以書面形式聲明放棄其專利權的。
5、專利法第39條規定:發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門做出授予發明專利權的決定,發給發明專利證書,同時予以登記和公告發明專利權自公告之日起生效。
6、對於實用新型和外觀設計,專利法第四十條也規定,實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或者外觀設計專利權的決定,發給相應的專利證書,同時予以登記和公告。
7、實用新型專利權和外觀設計專利權自公告之日起生效。
8、發明專利的有效期應該是從授權公告日起,至申請日後20年之日止,而實用新型和外觀設計專利從授權公告日起,至申請日後10年之日止.
9、發明專利權的有效期的起點是授權公告日,終點是從申請日算起20年截止之日。
10、上述有效期都是基於專利權人按時繳納了相應費用(例如年費)的假設,而且在此期間專利沒有被無效掉。
11、如果專利權人沒有在規定的期限內繳納年費,或者專利被無效掉了,專利的有效期就提前結束了。

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智慧財產權訴訟中如何正確適用法定賠償

10 1 月, 2020

1 .法定賠償數額的認定應注重懲罰惡意侵權行為。
現行法律規定智慧財產權侵權損害賠償適用全部賠償原則而非懲罰性原則,但對於故意侵權行為,應當通過加大賠償力度提高潛在侵權人的侵權成本,遏制侵權行為的氾濫。據此:在智慧財產權侵權訴訟中,人民法院在法定賠償金的適用上應注重查明侵權人的主觀過錯屬故意還是過失,是重複侵權、規模化侵權和以侵權為業,還是在經營中未盡注意義務導致侵權,從而對前者酌定較高數額而對後者酌定較低數額。

2 .妥善處理關聯性侵權案件。
在全國、全省範圍的大規模的重複侵權行為中,不同侵權人之間的行為和這些行為分別對權利人造成的侵權損失不會互相取代和重合,為確保司法尺度和執法結果的統一, 在智慧財產權侵權訴訟中,權利人就同一個權利、同一被控侵權產品(或作品)起訴不同的侵權人,在後判決的案件被告以權利人已經在其他侵權人處獲得賠償作為自己不再承擔賠償責任的抗辯理由的,人民法院不予支援,並應根據侵權事實判決侵權人承擔相應賠償責任。
權利人就同一個權利在不同地區起訴相同的侵權人時,被告提交證據證明已經有先判決的案件判決其承擔賠償責任,並以此抗辯其不再承擔賠償責任的,在後判決的法院應當根據現有證據查明在先判決的案件在確定法定賠償金時是否已經涵蓋了在其他地區發生的侵權行為給權利人帶來的損失。如果在先判決的案件在確定法定賠償金時已經涵蓋了在後判決的案件中的侵權行為所發生的地區時,則在後判決的人民法院可以不再判決賠償。反之,則在後判決的人民法院應當針對案件中的侵權行為及其後果確定法定賠償金。

3 .妥善處理一個侵權產品(作品)同時侵犯幾個智慧財產權情況。
一個產品同時侵權數個智慧財產權時,有可能就不同的權利給權利人造成不同的損失,或者說侵權人所獲得的利益有可能分別來自不同的權利,因此在權利人同時就數個權利起訴時,要綜合考慮權利人數個權利被侵犯所分別遭致的損失,或者侵權人因侵犯數個權利所獲得的利益。據此:
在智慧財產權侵權訴訟中,當一個產品侵犯數個智慧財產權而權利人就多個權利同時訴請賠償時,應當審查該產品分別侵犯各個智慧財產權給權利人造成的損失,在酌定賠償數額時合理確定較高的賠償額。 《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十六條規定,人民法院依據專利法第六十五條第一款的規定確定侵權人因侵權所獲得的利益,應當限於侵權人因侵犯專利權行為所獲得的利益;因其他權利所產生的利益,應當合理扣除。據此: 在智慧財產權侵權訴訟中, 當一個產品侵犯數個智慧財產權而權利人僅就一個權利訴請賠償時,人民法院應當審查侵權人分別侵犯各個智慧財產權給權利人造成的損失或者侵權人 分別侵犯各個智慧財產權所獲得的利益,因侵犯其他權利所造成損失或者所產生的利益,應當合理扣除。

4 .合理確定維權費用。
《最高人民法院關於當前經濟形勢下智慧財產權審判服務大局若干問題的意見》(法發[2009]23號)指出,除法律另有規定外,在適用法定賠償時合理的維權成本應另行計賠。可見,智慧財產權人為維權支出的合理費用,屬於其現有財產的減少即直接損失,在判賠維權費用時,正確的做法應當是查明實際支出額,據實判賠,而不宜將其作為法定賠償的一個酌定因素,合併到法定賠償中去一併酌判。據此: 在智慧財產權侵權訴訟中,除法律另有規定外,在適用法定賠償時,維權成本屬於實際損失,應另行計賠。即使權利人沒有提交具體證據,但維權人員差旅費、食宿費屬於必然要發生的費用,依照邏輯推理和日常生活經驗,應當予以支持。當事人聘請專家輔助人所支出的費用屬於為維權而支出的費用,可予以支持。人民法院對於當事人訴請的上述各項費用是否屬於合理的維權費用,應予審查認定。
《最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十六條規定:“人民法院根據當事人的訴訟請求和具體案情,可以將符合國家有關部門規定的律師費用計算在賠償範圍內”。據此:在智慧財產權侵權訴訟中, 當事人實際支付的律師費的數額符合國家、省、市相關部門的相關規定,並且經人民法院審查認定合理的,應當予以支持。

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外觀設計專利權的保護範圍

9 1 月, 2020

在外觀設計專利的侵權訴訟實務中,首先需要確定外觀設計專利的保護範圍。但是,由於有關法條規定的比較籠統,具體該如何根據外觀設計的圖片或照片確定專利的保護範圍,以及簡要說明如何對圖片或照片進行解釋,並對保護範圍產生何種影響,往往存在爭議。

首先,專利法第五十九條第二款規定:“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為准”。專利法實施細則第二十七條第二款規定:“申請人應當就每件外觀設計產品所需要保護的內容提交有關圖片或者照片”。在專利法及專利法實施細則中,沒有對外觀設計專利的“圖片或者照片”的具體類型做出規定。但在《專利審查指南》第一部分第三章4.2“外觀設計圖片或者照片”中規定:“申請人可以提交參考圖,參考圖通常用於表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或者使用場所等。必要時,申請人還應當提交該外觀設計產品的展開圖、剖視圖、剖面圖、放大圖以及變化狀態圖”。

換言之,《專利審查指南》的上述規定雖然明確區分了”參考圖”和”變化狀態圖”,並且規定”參考圖””通常用於表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或者使用場所等”。但是《專利審查指南》前述規定中的”等””通常用於”亦表明,在特定情形下,”參考圖”亦可能用於表示除”用途、使用方法或者使用場所”之外的其他內容。

其次,《專利審查指南》的前述規定針對的是外觀設計專利申請的初步審查,即使參考圖不符合《專利審查指南》的相關規定,專利審查指南中並未對法律責任作出明確規定。《專利審查指南》第一部分第三章4.2.4″圖片或者照片的缺陷”中,也沒有就”參考圖”的問題作出明確規定。參照《專利審查指南》的前述規定,雖然一般應使用參考圖”表明使用外觀設計的產品的用途、使用方法或者使用場所等”,使用”變化狀態圖”表示外觀設計專利產品的變化狀態。但是,在侵權訴訟中也不宜僅以外觀設計產品的圖片、照片的名稱為”參考圖”為由,一概不考慮”參考圖”對外觀設計專利權的保護範圍的影響。

此外,關於簡要說明。專利法第二十七條規定:“申請外觀設計專利的,應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等檔”。專利法第五十九條規定:簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。根據上述規定,簡要說明是申請外觀設計專利時必須提交的檔,簡要說明對於外觀設計專利權的保護範圍具有解釋作用。

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