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巧用PPH加快美國專利審查

2020年1月10日

江炳滔律師事務所 ©版權 BKT 2020
專利審查高速路（PPH）是指，當申請人在首次申請受理局提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權利要求被認為可授權時，可以此為基礎向後續申請的受理局提出加快審查請求。專利審查高速路具有加快審批、節省費用和授權率高三大特點。
實踐中，大量中國申請人通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交美國專利申請，通常具有中國在先申請的優先權。近年來，中國的專利審查速度不斷提高，很多情況下，在PCT國際專利申請進入美國國家階段開始審查前，中國在先的優先權申請已經獲得授權。中國申請人如果能夠利用好PPH這一途徑，將在一定程度上加快美國專利申請的審批速度，提高授權率，節省經濟成本。
一.PPH請求條件
在美國專利商標局提出PPH請求的條件之一，是在先申請與美國專利申請具有相同的最早申請日或優先權日。目前，中國申請人提交美國專利申請最常用的是通過《專利合作條約》（PCT）途徑，其PCT國際專利申請通常具有中國在先申請的優先權。在這種情況下，如果在後的美國專利申請開始審查前，在先的中國優先權申請已經獲得中國國家智慧財產權局的授權，則可以據此在美國專利商標局提出PPH請求。此外，直接通過《保護工業產權巴黎公約》途徑進入美國的專利申請，如果其優先權在中國已經獲得授權，當然也可以在美國專利商標局提出PPH請求。
向美國專利商標局提出PPH請求的另外一項實質性要求是，美國專利申請的權利要求與在先申請獲得授權的權利要求應充分對應(sufficiently correspond)。“充分對應”一般是指美國專利申請的權利要求與獲得授權的在先申請的權利要求有著同樣或相似的範圍，或者更小的範圍。在實際操作中，最簡單直接的方式莫過於將美國專利申請的權利要求修改為與中國授權的在先申請的權利要求相一致。然而，需要注意的是，中國授權的權利要求中可能存在多項從屬權利要求和用途權利要求，由於美國專利申請對於多項從屬權利要求將會徵收附加費，所以在美國專利申請中一般會避免多項從屬權利要求。另外，在美國，治療方法屬於專利保護的客體，企業可以考慮將在中國獲得授權的“瑞士型用途權利要求”修改為治療方法權利要求，作為PPH請求的基礎。
在美國專利商標局提出PPH請求的另外一項要求是，申請人必須通過電子申請的方式提交，即通過美國的EFS-Web系統提交，這項工作可交由美國專利律師進行操作。
二.PPH請求時機
在美國專利商標局提出PPH請求的時機是，該美國專利申請尚未開始進行實質審查。由於美國專利商標局在審查過程中不會像中國國家智慧財產權局那樣發出進入實質審查階段通知書，所以中國申請人應儘早提出PPH請求。根據美國專利商標局關於PPH的常見問題解答，美國專利審查過程中常見的關於單一性的限制/選擇要求（Restriction Requirement）不被認為是實質審查通知書。換言之，即使美國專利申請已經收到了單一性的限制/選擇要求，中國申請人仍然可以提出PPH請求。另外，與在中國國家智慧財產權局提出PPH請求的要求不同，申請人在美國提出PPH請求的前提條件不要求“專利申請已經公開”。所以，一旦在先申請獲得授權，中國申請人即可考慮迅速提交美國PPH請求。
三.PPH實際操作
實際操作過程中，申請人在美國專利商標局提出PPH請求時需要準備以下檔。
1.PPH請求表
該請求表通常可由美國專利律師準備。申請人除了應當填寫該表格中在先申請的申請號、在先申請與美國申請的共同最早優先權日/申請日等重要資訊外，還要詳細說明美國專利申請的權利要求與獲得授權的在先申請的權利要求的對應關係。
2.在先申請歷次審查意見通知書及譯文和在先申請引用的參考文獻
申請人在美國專利商標局提出PPH請求時，需要提交在先申請的歷次審查意見通知書。如果是基於中國已授權的在先申請提出PPH請求，申請人還要提交歷次通知書的譯文。根據美國專利商標局關於PPH的常見問題解答，譯文可以採用機器翻譯，這樣能夠為申請人節省一大筆翻譯費用。當然，如果美國審查員認為機器翻譯品質不高，會要求申請人提供人工翻譯。關於在先申請引用的參考文獻，其要求類似於美國IDS（資訊公開聲明檔），對於非英文文獻，一般無需提供全文翻譯，但要求提供與權利要求相關的內容的解釋。
以上是在美國專利商標局提出PPH請求的條件、時機和需要準備的檔。筆者認為，利用好專利審查高速路，能夠減少通知書次數，大大提高專利審查效率，縮短授權的時間，從而為申請人節省數量不菲的國外律師代理費。同時，中國申請人和代理人掌握了美國PPH請求的條件和所需檔的要求，有利於其獨立進行PPH請求相關操作，進一步為申請人節省在國外提交專利申請的成本。

專利師團隊

江炳滔律師 (LL.B., P.C.LL)

江炳滔律師事務所的資深合夥人亞洲專利代理人協會會員，香港專利師協會副會長，香港工商品牌保護陣線，副主席及香港創新科技及製造業聯合總會的專利事務主席。他擁有超過二十年多年的專利訴訟官師經驗,擅長專利訴訟防,攻,守。同時為企業提供合乎經濟效益的專利註冊策略，包括起訴侵權人侵犯專利和取得專利生效性等等。在訴訟策略上尤為出色。

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蔡永杰律師 (LL.B., P.C.LL)

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李春榮專利師

撰寫專利文件和涉外專利的申請事務，同時处理無效業務、審查意見答覆、複審和專利行政訴訟工作，擅長領域包括自動控制、機械加工、半導體、空調設備、汽車、洗衣機、列印設備等。於1996年畢業於哈爾濱工業大學機械工程學院，獲得機械工學學士學位。並於1999年畢業於北京工業大學機械工程學院，獲得機械工學碩士學位。精通中文、英語和日文。 2002年至2007年期间，分別在金杜律師事務所和中國國際貿易促進委員會專利商標事務所從事專業代理工作。於2009年獲得律師資格，於2013年獲得專利代理人資格，现係中華全國專利代理人協會會員。2014年11月至2016年2月於中國專利（香港）有限公司就職。

陳達暢先生

擁有接近40年的商標和專利註冊申請服務經驗，為客戶提供快速標準程序的專利註冊服務，多年來在他手上處理過的專利註冊數以千計，陳先生專長於申延企業的專利至歐美國家，以合適和合理費用為企業專利申請護權。陳先生曾在一國際大型律師行服務超過二十六年，擁有處理大型客戶檔案豐富經驗，尤其在處理客戶海外註冊方面。陳先生在本所服務其間，曾多次代表客戶出席註冊署聆訊，取得頗高成功率。