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中美專利制度下的重複授權之比較

2020年1月28日

江炳滔律師事務所 ©版權 BKT 2020
眾所周知,由於世界各個國家或地區的政治、經濟、文化各不相同，專利制度發展的歷史也不盡相同，這導致不同國家或地區的專利法在立法、司法、行政、實踐中都可能存在不同之處。本文試對中國與美國專利法中的“重複授權”相關制度進行比較。
重複授權的含義不同
中國的專利制度在建立之初，曾經參考和借鑒了德國等歐洲成文法系國家和地區的專利制度，形成了具有中國特色的法律體系。而美國專利法，主要採用判例法體系。通過瞭解美國專利實踐，提升專利申請品質，不僅可以增加中國申請人在美國獲得專利權的可能性，還可以為後續維權、專利實施提供更加充分的保護。
在處理美國專利申請過程中，“重複授權”的問題是代理人需要經常考慮或者面對的問題。由於中國專利法中也有針對“重複授權”的相關規定，很多中國代理人可能會認為美國的“重複授權”與中國專利法中規定的“重複授權”一樣。但實際情況是，二者並不完全相同。
中國專利法第九條規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。美國專利法也有類似的規定，即一項發明僅能夠獲得一項專利權。從表面看，兩者很相似，但“同樣的發明創造”和“一項發明”的含義存在差別。在中國專利實踐中，當兩個權利要求限定的保護範圍相同時，就會被認為這兩個權利要求限定的是同樣的發明創造。專利審查員可能會在文字表述方面進行相關判斷。如果權利要求限定的特徵相同，專利審查員可能會根據中國專利法第九條的相關規定發出審查意見。
而在美國專利實踐中，存在兩種類型的“重複授權”的情況：一種是“法定重複授權（statutory double patenting）”，另一種是“非法定重複授權（non-statutory double patenting）。一般而言，“法定重複授權”的判斷過程是這樣的：判斷兩項專利權中限定特徵的文字表述是否相同，這與中國“重複授權”的判定方式比較相似。而“非法定重複授權”主要是判斷兩項權利要求是否相互侵權。當審查員認定這兩項權利要求相互侵權時，則可以認定，這兩個權利要求限定的技術方案實質相同，即屬於“非法定重複授權”的情況。
重複授權的答覆不同
對於“重複授權”審查意見的答覆，中國的專利實踐與美國的專利實踐也不盡相同。在中國專利實踐中，當收到有關“重複授權”的審查意見時，代理人或申請人通常可以通過對一個申請的權利要求進行修改而克服該缺陷，通過這種方式，修改後的權利要求會與另一個申請的權利要求的保護範圍有所不同；或者直接答覆兩項權利要求的保護範圍並不相同。
另外，在中國專利實踐中，還規定了一種特殊的情況，如果與“重複授權”相關的兩個專利申請符合專利法第九條的相關規定，即同一申請人同日對同樣的發明創造，既提交實用新型專利申請，又提交發明專利申請，先獲得的實用新型專利權尚未終止時，申請人可以通過聲明放棄該實用新型專利權，而使得該發明專利申請可能獲得授權。
然而，在美國專利實踐中，為了解決“重複授權”問題，申請人對“法定重複授權”的審查意見的答覆，可以修改兩個權利要求中的一個權利要求的保護範圍，使得兩個權利要求限定的不是相同的發明創造。針對“非法定重複授權”的審查意見，如果申請人對審查員的判斷存在疑問，可以在答覆意見中進行爭辯。當然，申請人也可以選擇修改兩個權利要求中的一個權利要求的保護範圍，使得兩個權利要求限定的不是相同的發明創造。
此外，當兩個專利申請屬於相同的申請人時，也可以通過提交一份“終止聲明（Terminal Disclaimer）”解決該審查意見中提出的問題。申請人在“終止聲明”中表示，涉及“重複授權”的兩項專利申請中的較晚授權專利，將在較早授權專利的失效之日自行失效。當提交了“終止聲明”後，審查員會繼續審查該申請並授權。但應當注意的是，之後獲得的專利權必須和之前獲得的專利權一起被許可實施，不能分別許可。另外，後獲得專利權的有效期應該從之前獲得授權的專利申請的有效申請日起計算。

專利師團隊

江炳滔律師 (LL.B., P.C.LL)

江炳滔律師事務所的資深合夥人亞洲專利代理人協會會員，香港專利師協會副會長，香港工商品牌保護陣線，副主席及香港創新科技及製造業聯合總會的專利事務主席。他擁有超過二十年多年的專利訴訟官師經驗,擅長專利訴訟防,攻,守。同時為企業提供合乎經濟效益的專利註冊策略，包括起訴侵權人侵犯專利和取得專利生效性等等。在訴訟策略上尤為出色。

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蔡永杰律師 (LL.B., P.C.LL)

主要負責為客戶策劃專利服務，包括理解客戶的實際需要，憑著豐富的經驗為客戶提供一個能全面保護客戶的發明的策劃。透過「巴黎公約」和「專利合作公約(Patent Cooperation Treaty)簡稱 PCT」，企業可適當地以循序漸進的方法來在各國申請專利註冊，以節省費用。此外，蔡永杰律師亦負責專利訴訟。憑著專利訴訟的經驗，蔡律師可為客戶以實用經濟的角度提供專利訴訟策略。

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2017年，陳律師成為一名專利代理人，擅長處理機械、機電、軟體（含商業方法）等領域的專利申請及維護。

李春榮專利師

撰寫專利文件和涉外專利的申請事務，同時处理無效業務、審查意見答覆、複審和專利行政訴訟工作，擅長領域包括自動控制、機械加工、半導體、空調設備、汽車、洗衣機、列印設備等。於1996年畢業於哈爾濱工業大學機械工程學院，獲得機械工學學士學位。並於1999年畢業於北京工業大學機械工程學院，獲得機械工學碩士學位。精通中文、英語和日文。 2002年至2007年期间，分別在金杜律師事務所和中國國際貿易促進委員會專利商標事務所從事專業代理工作。於2009年獲得律師資格，於2013年獲得專利代理人資格，现係中華全國專利代理人協會會員。2014年11月至2016年2月於中國專利（香港）有限公司就職。

陳達暢先生

擁有接近40年的商標和專利註冊申請服務經驗，為客戶提供快速標準程序的專利註冊服務，多年來在他手上處理過的專利註冊數以千計，陳先生專長於申延企業的專利至歐美國家，以合適和合理費用為企業專利申請護權。陳先生曾在一國際大型律師行服務超過二十六年，擁有處理大型客戶檔案豐富經驗，尤其在處理客戶海外註冊方面。陳先生在本所服務其間，曾多次代表客戶出席註冊署聆訊，取得頗高成功率。