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主題名稱對權利要求保護範圍是否具有限定作用？

2020年1月18日

江炳滔律師事務所 ©版權 BKT 2020
對於主題名稱對權利要求保護範圍是否具有限定作用，在(2018)最高法行申6071號再審審查與審判監督行政裁定書中，最高人民法院指出：
在侵害專利權的民事糾紛案件中，主題名稱對權利要求保護範圍的實際限定作用取決於其對權利要求所要保護的主題本身產生何種影響。若主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容對權利要求所要保護的技術方案產生影響，該技術內容對專利權的保護範圍具有限定作用。
在專利授權確權程式中確定權利要求保護範圍時，是否考慮前序部分記載的技術特徵對保護範圍確定的限定作用，應當以本領域技術人員為判斷主體，以前序部分記載的主題環境等技術特徵對權利要求請求保護的技術方案中部件組成、結構關係等是否具有實質性影響為基本的判斷原則。
現將該案裁定的相關判理部分摘要如下：
本案涉及名稱為“包含抗菌素、三唑和皮質類固醇的藥物製劑”的發明專利申請。MSD公司複審請求時新修改的權利要求1為：“一種用於有效治療動物耳感染的而在被治療的動物中沒有升高的耳聾發生率的局部藥物組合物，其中：……。”MSD公司主張被訴決定沒有考慮本申請主題名稱中的 “動物”“耳感染”“局部”等技術特徵，導致在創造性判斷中遺漏了區別技術特徵，應予撤銷。
《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第五條明確規定：“在人民法院確定專利權的保護範圍時，獨立權利要求的前序部分、特徵部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特徵均有限定作用”。主題名稱屬於權利要求前序部分的特徵。在確定權利要求的保護範圍時，權利要求記載的主題名稱應當予以考慮。主題名稱是對權利要求包含的全部技術特徵所構成的技術方案的抽象概括，是對專利技術方案的簡單命名，其更為重要的作用在於表徵涉案發明所屬技術領域，以便於檢索。
因此，在侵害專利權的民事糾紛案件中，主題名稱對權利要求保護範圍的實際限定作用取決於其對權利要求所要保護的主題本身產生何種影響。若主題名稱中所包含的應用領域、用途或者結構等技術內容對權利要求所要保護的技術方案產生影響，該技術內容對專利權的保護範圍具有限定作用。
在專利授權確權程式中，確定權利要求的保護範圍的目的在於通過明確權利要求的含義及其保護範圍，對專利權利要求是否符合專利授權條件或者其效力如何作出判斷，以盡可能保證真正有創造性的發明創造取得授權並獲得保護。在專利授權確權程式中確定權利要求保護範圍時，是否考慮前序部分記載的技術特徵對保護範圍確定的限定作用，應當以本領域技術人員為判斷主體，以前序部分記載的主題環境等技術特徵對權利要求請求保護的技術方案中部件組成、結構關係等是否具有實質性影響為基本的判斷原則。
本案中，申請人主張本申請主題名稱中的“動物”“耳感染”“局部”等技術特徵均影響到藥物組合物的組成，對權利要求1均具有限定作用，但未提交任何證據證明或者進行充分的說理以說明上述技術特徵會對權利要求1請求保護組合物的組成或者存在狀態產生實質性影響。因此，專利複審委員會在判斷本申請權利要求1相對于現有技術所存在的區別技術特徵時，未考慮上述技術特徵，並無不當。MSD公司關於專利複審委員會遺漏權利要求1相對于現有技術存在區別技術特徵的再審主張缺乏事實及法律依據，本院不予支持。

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