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專利權評價報告的作用及辦理流程

2020年1月15日

江炳滔律師事務所 ©版權 BKT 2020
一、專利權評價報告
根據《專利審查指南》（2010版）第五部分第十章的規定，專利權評價報告是國家智慧財產權局根據專利權人或者利害關係人的請求，對相關實用新型或外觀設計專利進行檢索，並就該專利是否符合專利法及其實施細則規定的授權條件進行分析和評價，作出專利權評價報告。
二、專利權評價報告的作用
在發生專利侵權糾紛時，專利權評價報告可以作為人民法院或者管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛的證據。《專利法》第61條第二款規定“專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。”
我國對實用新型專利和外觀設計專利申請只進行形式審查，不進行實質審查。發生專利權糾紛時，專利權評價報告作為證據，有利於人民法院或者管理專利工作的部門準確認定事實，對是否構成侵權作出判斷，依法公正處理糾紛。
在專利權人實施專利方面，專利權評價報告可作為專利權轉化、商業推廣和交易中證明專利“含金量”的重要依據。專利權評價報告對實用新型和外觀設計專利的新穎性和創造性做進一步檢索，對其專利的新穎性和創造性是否具有突出的實質性特點和顯著的進步做出確認，以便專利權人利用該專利進行專利轉化、商業推廣和交易，更合理有效地應用其專利。需要注意的是，專利權評價報告也可能會出現專利產品缺乏新穎性和創造性的結果，但不影響專利權的有效性。
三、專利權評價報告的辦理流程
根據《中華人民共和國專利法實施細則》第56、57條規定，專利權人或者利害關係人可以請求國務院專利行政部門作出專利權評價報告。請求作出專利權評價報告的，應當提交專利權評價報告請求書，寫明專利號。每項請求應當限於一項專利權。專利權評價報告請求書不符合規定的，國務院專利行政部門應當通知請求人在指定期限內補正；請求人期滿未補正的，視為未提出請求。國務院專利行政部門應當自收到專利權評價報告請求書後2個月內作出專利權評價報告。對同一項實用新型或者外觀設計專利權，有多個請求人請求作出專利權評價報告的，國務院專利行政部門僅作出一份專利權評價報告。任何單位或者個人可以查閱或者複製該專利權評價報告。
四、需要注意的問題
第一，專利權評價報告並不是授權後強制要求製作，而是以專利權人或者利害關係人申請為前提。
第二，專利權評價報告的作出不屬於行政行為，因此權利人不能就專利評價報告提行政覆議或行政訴訟。
第三，針對外觀設計專利，專利局僅對申請日在新專利法生效之後（2009年10月1日）的外觀設計專利出具專利權評價報告。

專利師團隊

江炳滔律師 (LL.B., P.C.LL)

江炳滔律師事務所的資深合夥人亞洲專利代理人協會會員，香港專利師協會副會長，香港工商品牌保護陣線，副主席及香港創新科技及製造業聯合總會的專利事務主席。他擁有超過二十年多年的專利訴訟官師經驗,擅長專利訴訟防,攻,守。同時為企業提供合乎經濟效益的專利註冊策略，包括起訴侵權人侵犯專利和取得專利生效性等等。在訴訟策略上尤為出色。

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蔡永杰律師 (LL.B., P.C.LL)

主要負責為客戶策劃專利服務，包括理解客戶的實際需要，憑著豐富的經驗為客戶提供一個能全面保護客戶的發明的策劃。透過「巴黎公約」和「專利合作公約(Patent Cooperation Treaty)簡稱 PCT」，企業可適當地以循序漸進的方法來在各國申請專利註冊，以節省費用。此外，蔡永杰律師亦負責專利訴訟。憑著專利訴訟的經驗，蔡律師可為客戶以實用經濟的角度提供專利訴訟策略。

陳業勝律師

2017年，陳律師成為一名專利代理人，擅長處理機械、機電、軟體（含商業方法）等領域的專利申請及維護。

李春榮專利師

撰寫專利文件和涉外專利的申請事務，同時处理無效業務、審查意見答覆、複審和專利行政訴訟工作，擅長領域包括自動控制、機械加工、半導體、空調設備、汽車、洗衣機、列印設備等。於1996年畢業於哈爾濱工業大學機械工程學院，獲得機械工學學士學位。並於1999年畢業於北京工業大學機械工程學院，獲得機械工學碩士學位。精通中文、英語和日文。 2002年至2007年期间，分別在金杜律師事務所和中國國際貿易促進委員會專利商標事務所從事專業代理工作。於2009年獲得律師資格，於2013年獲得專利代理人資格，现係中華全國專利代理人協會會員。2014年11月至2016年2月於中國專利（香港）有限公司就職。

陳達暢先生

擁有接近40年的商標和專利註冊申請服務經驗，為客戶提供快速標準程序的專利註冊服務，多年來在他手上處理過的專利註冊數以千計，陳先生專長於申延企業的專利至歐美國家，以合適和合理費用為企業專利申請護權。陳先生曾在一國際大型律師行服務超過二十六年，擁有處理大型客戶檔案豐富經驗，尤其在處理客戶海外註冊方面。陳先生在本所服務其間，曾多次代表客戶出席註冊署聆訊，取得頗高成功率。